涉外定牌加工商标权纠纷的“攻与守”
近日，集佳代理的一起确认不侵害商标权、因申请海关知识产权保护措施损害责任纠纷案件在上海市浦东新区人民法院的组织下成功调解。本次纠纷集佳介入了海关查扣和民事诉讼两个阶段，帮助涉外定牌加工受托方在纠纷中由守转攻、化被动为主动，最终实现了其诉求。
海关查扣阶段
攻方 ►国内商标持有人
守方 ►涉外定牌加工受托方（集佳代理）
一、海关阶段基本案情
2021年，江苏S公司（化名）以一般贸易方式向上海海关申报出口一批灯具，Y公司（化名）以该批灯具涉嫌侵犯其在海关总署备案的商标权为由申请海关查扣，并支付了保证金。因货物被查扣，S公司找到集佳寻求帮助。
在阅看材料并和S公司沟通后，律师获知此次被查扣的货物均为涉外定牌加工模式：即境内S公司系接受境外商标权人智利公司的委托生产相关灯具，并依据其书面授权在加工的产品及外包装上贴附智利公司提供的商标，加工的灯具全部出口至智利，不在中国境内销售。
二、应对策略
根据处理此类海关查扣案件的经验，对于涉外定牌加工的货物，如果出口方能陈述清楚出口货物为涉外定牌加工的理由，并提供境外委托加工方在运抵国的商标注册证书、给国内受托加工方的商标授权书等资料，海关一般会作出不能认定是否侵权的认定。律师为S公司撰写了《不侵权的情况说明》，并向海关提供了相关证据。最终，上海海关出具了不能认定是否侵权的《进出口货物知识产权状况通知书》。
民事诉讼阶段
攻方 ►涉外定牌加工受托方（集佳代理）
守方 ►国内商标持有人
一、诉讼阶段基本案情
在梳理案件事实的过程中，律师发现智利公司很早就在智利、秘鲁等南美洲国家注册了相关商标，并在中国进行委托加工，Y公司的国内注册商标存在明显的摹仿痕迹。经核查Y公司名下的商标数据，发现其还注册有其他与南美洲知名灯具厂商相近似的商标。
二、进攻策略
依据相关法规，海关如不能认定所扣留的货物是否侵犯知识产权，除非申请查扣人确认立即放行货物，否则需要从扣留之日起等待50个工作日，在未收到法院的协助执行通知的情况下才会放行。加上扣留之前的流程时间，一旦货物被查扣，将导致交货时间严重迟延。而S公司后续还有可能继续为智利公司定牌加工。另一方面，海关查扣也给S公司带来了损失，S公司也有弥补损失的需求。
因此，S公司在和集佳律师商讨后，决定转守为攻，主动发起确认不侵害商标权之诉和因申请海关知识产权保护措施损害责任纠纷之诉，以消除出口货物目前不明的法律状态，并弥补损失。律师针对本案拟定了多层次进攻的策略。
（一）确认不侵害商标权纠纷
1、以“涉外定牌加工”为盾
在诉讼阶段，原告首先还是继续主张出口的货物为涉外定牌加工，未侵害被告的注册商标专用权。
2、以“在先权利”和“权利滥用”为矛
在最高人民法院“HONDA案”再审判决作出后，针对涉外定牌加工的司法观点有所变化，对境内受托人是否侵权的判断增加了一定的不确定性。为了进一步夯实原告的主张，原告律师还从在先权利和权利滥用角度强化主张：即主张被告的国内注册商标中的图形部分为智利公司享有在先著作权的作品，文字部分与智利公司在先使用的字号一致，智利公司拥有在先权利。根据诚实信用原则以及最高人民法院第82号指导案例确定的裁判要点，认为原告不仅未构成商标侵权，且被告还构成权利滥用。
3、以财产保全为筹码
在立案同时，原告还启动了财产保全程序，法院裁定冻结了被告的部分银行存款以及向海关交纳的保证金。
（二）因申请海关知识产权保护措施损害责任纠纷
对于申请海关知识产权保护措施损害责任的归责原则，司法实践中存在争议。有观点认为，《知识产权海关保护条例》第十四条规定权利人承担赔偿责任的前提是“申请不当”，因此在案件中应考量是否申请不当及产生主观过错的时间点；也有观点认为，关键在于被扣留的货物能否被海关或者法院认定为侵权，如果不能则属于申请不当。正是考虑到了司法实践中的不同观点，本案律师建议原告按多层次进行主张，即：
第一个层次：主张只要确认不侵害商标权，则应支持原告赔偿主张。
第二个层次：主张被告取得商标权难谓正当，申请海关查扣自始即构成申请不当。
主要的理由为：现行《知识产权海关保护条例》第28条已经将赔偿的条件设定为“海关不能认定被扣留的侵权嫌疑货物侵犯知识产权权利人的知识产权，或者人民法院判定不侵犯知识产权权利人的知识产权”，条例1995年版本中的“采取保护措施不当的”已被摒弃。而且被告对智利公司的商标属于明知，其注册商标后对智利公司委托加工的出口货物申请海关查扣属于自始即不当。
案件结果
在本案一审审理过程中，经法院组织原被告达成了调解：被告确认原告在生产并出口至智利的灯具上使用境外委托加工方的商标不侵害被告注册商标专用权，并支付原告一定的和解金额。
本案原告的另一个诉求是希望以后的涉外定牌加工货物能正常出口给智利公司，而不被查扣。经过磋商，被告在调解协议之外还出具给原告一份授权书，确认原告有权在出口给智利公司且进口国和运抵国均为智利的商品及其外包装或者容器、交易文书、出口报关材料上单独标注或组合标注相关商标。
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